Экспертиза Роспатента
Подготовка мотивированных ответов на запросы и уведомления экспертизы

Экспертиза Роспатента представляет собой совокупность процедур, проводимых Федеральной службой по интеллектуальной собственности в рамках рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака. В ходе экспертизы заявитель вправе представлять мотивированные пояснения и доводы в ответ на запросы и уведомления эксперта.

Подготовка таких ответов требует применения специальных знаний в сфере интеллектуальной собственности, а также учета административной и судебной практики Роспатента и Суда по интеллектуальным правам.

Подготовить ответ на запрос экспертизы

Этапы экспертизы Роспатента

В процессе рассмотрения заявки на товарный знак Роспатент проводит:

Формальную экспертизу
Экспертизу заявленного обозначения по существу

На каждом из указанных этапов экспертиза вправе направлять заявителю запросы и уведомления, без надлежащего ответа на которые дальнейшее делопроизводство по заявке невозможно.

Этап формальной экспертизы

Формальная экспертиза проводится в соответствии со статьей 1498 Гражданского кодекса Российской Федерации и направлена на проверку соответствия заявки установленным требованиям к форме и содержанию.

На данном этапе Роспатент, в частности, проверяет:

→ корректность указания цветового сочетания
→ соответствие описания заявляемого обозначения его изображению
→ наличие расхождений между графическими и текстовыми элементами заявки

→ соблюдение требований к оформлению материалов
→ наличие необходимых документов

В случае выявления несоответствий заявителю направляется запрос формальной экспертизы, в котором указывается перечень недостатков и срок для их устранения.

Задача экспертного сопровождения

При получении запроса формальной экспертизы требуется:

→ проанализировать мотивы эксперта Роспатента
→ определить, являются ли выявленные несоответствия формальными либо затрагивают существо обозначения
→ подготовить уточненные материалы (описание, цветовое сочетание, воспроизведение знака)
→ обеспечить полное соответствие представленных пояснений требованиям Правил и Требований к документам заявки

Корректно подготовленный ответ позволяет избежать признания заявки отозванной и обеспечивает продолжение делопроизводства.

Экспертиза заявленного обозначения по существу

Экспертиза по существу проводится в соответствии со статьями 1499 и 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации и направлена на оценку охраноспособности заявленного обозначения.

В рамках экспертизы по существу Роспатент проверяет:

→ наличие необходимых документов заявки
→ правильность оформления заявки и документов
→ уплата установленных пошлин
→ проверка перечня товаров и услуг и их классификации по МКТУ
→ установление даты подачи заявки и приоритета
→ наличие согласий на использование охраняемых официальных обозначений и символики

По результатам проверки заявителю направляется уведомление о результатах экспертизы, содержащее мотивы возможного отказа в регистрации.

Экспертное сопровождение ответа на уведомление по существу

Ответ на уведомление экспертизы по существу представляет собой правовую и фактическую позицию заявителя, направленную на опровержение выводов эксперта Роспатента.

При подготовке такого ответа проводится:

Доводы о наличии различительной способности обозначения
Доказательства приобретённой различительной способности в результате использования
Аргументы об отсутствии описательного или общеупотребительного характера элементов
Позиция об отсутствии вводящего в заблуждение характера обозначения
Обоснование отсутствия противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали
Пояснения об отсутствии сходства до степени смешения с ранее зарегистрированными и заявленными товарными знаками
Доводы об отсутствии конфликта с общеизвестными товарными знаками
Аргументы об отсутствии связи с охраняемыми географическими указаниями и наименованиями мест происхождения товаров
Пояснения об отсутствии конфликта с фирменными наименованиями и коммерческими обозначениями
Доводы об отсутствии нарушения прав на произведения, персонажей, имена, портреты и иные объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 ГК РФ
Предоставление согласий правообладателей при наличии сходных средств индивидуализации или охраняемых объектов
Ходатайство о признании отдельных элементов неохраняемыми при необходимости

Особое значение имеет обоснование отсутствия однородности рода (вида) товаров и услуг, их назначение, потребительские свойства, условия и каналы реализации, круг потребителей, взаимозаменяемость и (или) взаимодополняемость.

Значение мотивированного ответа в Роспатент

✓ устранить формальные недостатки заявки
✓ преодолеть предварительный отказ в регистрации
✓ зафиксировать правовую позицию заявителя в материалах дела
✓ сформировать основу для дальнейшего обжалования в Палате по патентным спорам или в суде

При этом ответы, подготовленные с учетом методических документов Роспатента, существенно повышают вероятность положительного решения по заявке.

Наш подход к экспертизе Роспатента

Наше патентное бюро осуществляет профессиональное сопровождение заявок на товарные знаки на всех этапах экспертизы, включая:

анализ запросов формальной экспертизы;
подготовку уточнений и пояснений;
разработку правовой позиции по уведомлениям экспертизы по существу;
сопровождение делопроизводства до принятия решения Роспатентом.

Все ответы подготавливаются с учетом требований Гражданского кодекса РФ, Правил Роспатента и актуальной правоприменительной практики.